특허기술을 제대로 보호할 수 있는 강한 특허를 만들기 위해서는 관련 법리를 정확히 이해하고, 경험이 많은 전문가에게 맡기는 것이 중요하다.

앞서 우리는 특허의 내재적 가치와 실질적 가치에 대해 살펴보았다. 특허가 담고 있는 기술의 활용가능성에 기반을 두는 것이 특허의 내재적 가치라면, 특허가 담고 있는 기술이 활용되는 경우 이에 대한 실시권한에 중점을 두는 것이 특허의 실질적 가치라고 할 수 있겠다. 양자는 성격이 다르지만, 튼튼한 특허권이 전제되어야 한다는 점에서는 동일하다고 할 수 있다. 즉, 특허의 가치를 높이는데 있어, 특허권이 담고 있는 기술의 우수성도 중요한 요소이지만, 무엇보다 중요한 것은 이를 제대로 보호할 수 있는 권리범위가 갖추어져 있느냐라는 것이다. 그렇다면 특허기술을 제대로 보호할 수 있는 강한 특허를 만들기 위해서는 어떤 점이 고려되어야 할까?

아이디어와 제품의 구분

신규하지 않은 기술은 특허를 받을 수 없고, 특허는 R&D과정에서 만들어지기 때문에 일반적으로 특허는 특허기술이 제품화가 되기 전에 출원되는 것이 일반적이다. 그런데 간혹 제품화 과정에서 설계 등이 변경되어 막상 특허를 받았음에도 불구하고 제품을 제대로 보호하지 못하는 경우가 있다. 원인을 살펴보면 초기 아이디어 개발 단계의 발명사상만을 한정하여 특허명세서에 기재함으로써 제품개발과정에서 개량된 아이디어를 보호하지 못하는 경우가 가장 흔한데, 이러한 경우 특허는 막상 제품에 적용되는 특허기술의 무단사용을 막아줄 수 없어 무용지물이 되어버린다.

따라서, 특허명세서를 작성함에 있어 가장 중요한 것은 발명의 본질, 즉 핵심적인 발명사상이 무엇인지 확인하고 이로부터 변형되거나 개량될 수 있는 요소점들을 정확하게 찾아내어 특허명세서에 현출하는 것이라고 할 수 있다. 기본 발명사상으로부터 변형될 수 있는 발명사상들은 다양한 실시예로서 특허명세서에 반영되어야 하며, 이러한 변형실시예는 특허청구범위에 적절하게 반영되어야 한다.

이를 위해서는 특허명세서 작성에 앞서 발명자와 인터뷰 등을 통해 발명의 핵심적인 사상과 변형될 수 있는 요소들을 분석하는 작업이 필요하며, 더 나아가 해당 기술을 정확하게 이해할 수 있는 전문가가 특허명세서를 작성해야 한다. 특허기술을 제대로 이해하지 못한다면 변형실시예를 가늠하거나, 어떤 부분이 보호되어야 하는지 판단할 수 없기 때문이다.

관련법규와 실무에 대한 정확한 이해

기술에 대한 정확한 이해와 아울러 강한 특허를 만들기 위해 반드시 요구되는 것은 특허법 등 관련법규와 판례의 태도 등 실무에 대한 정확한 이해이다. 아무리 기술을 잘 이해하고 있더라고 권리행사를 제대로 할 수 없는 특허청구항을 작성한다면 특허명세서는 그저 자세히 기술한 기술설명서에 불과하기 때문이다.

특허청구범위 해석의 기본 원칙 중 가장 중요한 것으로 구성요소 완비의 법칙(All Element Rule)을 들 수 있는데, 이는 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 의해 특정되며 해당 특허청구범위의 구성요소를 모두 실시하고 있지 않으면 침해에 해당하지 않고 모든 구성요소를 실시하여야 침해에 해당한다는 원칙이다. 따라서, 특허청구항을 작성하는 경우, 침해자가 반드시 실시(사용)할 요소들만을 구성요소로 하여 청구항을 작성하여야 하며, 그렇지 않은 경우 특허를 등록받더라도 권리행사가 불가능하게 된다. 특히, 특허청에서는 특허를 받을 수 있는 새로운 기술인지 여부를 판단할 뿐이지, 특허권자의 권리가 효과적으로 보호될 수 있는지 여부를 판단하여 특허권을 내어주는 것이 아니기 때문에, 특허를 받는데 있어 청구항의 구성요소가 발명의 실시에 반드시 필요한 요소만으로 이루어져 있는지 확인하는 것은 매우 중요한 일이다.

그런데 간혹 보면, 단순히 특허등록만을 위해 불필요한 많은 구성요소로 한정하여 발명의 사상을 협소하게 하거나, 복수의 주체가 실시주체가 되도록 청구항을 작성함으로써 해당 특허기술을 사용하는 일 실시주체는 구성요소 완비의 법칙에 위배되어 침해에서 벗어나도록 특허청구항을 작성한 경우를 어렵지 않게 볼 수 있다. 이러한 문제는 특허청에서 통지하는 특허거절이유에 대해 치밀한 분석에 기초하여 의견서 내어 다투지 않고, 단순히 특허청구범위를 좁혀 등록을 꾀하거나, 특허법리 및 실무에 대한 경험과 이해 부족에 따라 특허청구항을 잘못 작성하여 생기는 경우가 많다.

따라서, 특허기술을 제대로 보호할 수 있는 강한 특허를 만들기 위해서는 관련 법리를 정확히 이해하고, 경험이 많은 전문가에게 맡기는 것이 중요하다. 몇 년 전 세상을 떠들썩하게 했던 애플과 삼성 간의 특허전쟁에서 볼 수 있듯이, 특허분쟁은 기업의 사활을 결정할 수 있는 중요한 일인데, 비전문가에게 특허를 맡김으로써 자칫 공들여 개발한 기술을 송두리째 날릴 수 있기 때문이다.

특허기술의 보호는 특허등록증을 받는다고 해결되는 문제가 아니다.

특허의 가치는 특허등록증을 받는 것에서 끝나는 것이 아니다. ‘어떤 특허’를 받느냐가 특허를 받느냐 못받느냐보다 훨씬 중요한 일이다. 특허기술을 제대로 보호할 수 없는 특허는 ‘자산’이 아닌 ‘비용’일 뿐이기 때문이다.

따라서, 가치 있는 특허를 만들고, 특허의 가치를 더욱 높이기 위해서는 특허기술에 대한 정확한 이해와 관련 법리 및 실무를 정통한 전문가에게 맡기는 것이 무엇보다 중요하다고 하겠다.

[오세일 프로필]

특허법률사무소 인벤투스 대표변리사

대한변리사회 상임이사

사단법인 지식재산포럼 기획이사

대통령소속 국가지식재산위원회 전문위원

대한변리사회 특허가치감정위원회 위원장

대한변리사회 대의원, 육군본부 자문위원

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