로열티란 기술을 사용함으로서 지불하는 대가이다. 따라서 기본적으로 기술이 제품에서 차지하는 비중에 높을수록, 기술개발에 시간과 자본의 투자가 많이 투입될수록 로열티율, 기술료의 비중은 높아진다.

그렇다면 로열티율은 어떻게 결정할까? 로열티를 지불하는 것도 결국 기술을 제공한 주체와 기술을 받아들여 사업화한 주체 간의 합의이기에 로열티율을 결정함에 있어서는 많은 논쟁과 자신의 주장을 뒷받침할 수 있는 근거들이 오고간다.

즉, 로열티율을 결정하기 위해서 양 당사자는 자신이 원하는 결과를 이끌어내기 위하여 다양한 근거를 내놓기 마련인데, 로열티율을 결정함에 있어 가장 쉬운 방법은 단순하게 25%룰을 적용하는 것이다. 약 50년 전에 미국의 경제학자인 로버트 골드샤이더 (Robert Goldscheider)에 의해 개발된 이 이론은 간단히 설명하자면 기술을 제공하는 자와 자본 및 사업화를 제공하는 자가 이익을 나누는 경우 비율은 25%:75%가 되어야 한다는 것이다. 이 방법은 2011년 1월 4일 미국 연방항소법원에서 내려진 Uniloc v. Microsoft 판결에서 부정되기 전까지는 로열티를 결정함에 있어 자주 언급되던 방법이다.

25%룰은 기술과 자본이 제품의 사업화에 미치는 영향이 비슷하다는 전제하에 직접 사업화하는 경우에는 그만큼의 위험부담을 더 가지게 되므로 수익이 발생했을 때 위험부담을 더 감수한 사업 실시자가 수익을 더 많이 가지고 가야 한다는 당위적인 논거로부터 출발한다. 이렇듯 로열티를 산정함에 있어서는 기술료를 주는 쪽과 받는 쪽이 당위성을 들어 논쟁을 벌여가며 수렴되는 것이 가장 현실적인 모습이라고 할 수 있겠다.

2. 법원의 고려사항

로열티율은 기술의 이전에 앞서 결정되는 경우도 있고, 기술이 무단으로 사용된 경우 사후적으로 특허침해에 따른 기술료 책정이 이루어지는 경우도 있다. 이 때 후자의 경우에 책정된 기술료 및 기술료 책정근거는 기술이 사용되기 전 기술료 협상의 근거를 찾기 어려운 전자의 경우에 있어 로열티율을 정하는데 중요한 척도로 작용할 수 있다.

조지아 퍼시픽 팩터 (Georgia Pacific Factor)는 특허침해소송 등에서 로열티를 산정하는데 사용되는 중요한 기준 중 하나이다. 조지아 퍼시픽 팩터는 1970년대 조지아 퍼시픽社와 유나이티드 스테이츠 플라이우드社 간 벌어진 소송에서 미연방법원 뉴욕남부지방법원이 로열티율을 판결하며 제시한 15가지 요소이다.

- 조지아 퍼시픽 팩터

(1) 소송대상 특허권 라이선싱에 대하여 특허권자가 받는 로열티 액수

(2) 침해소송 대상특허를 대체할 수 있는 특허를 사용할 경우 지급해야 하는 로열티 액수

(3) 특허를 사용하여 생산된 제품의 판매지역, 판매대상 제한조건

(4) 라이센시가 특허기술을 독점하기 위해 타인에게 라이선싱 하지 않거나 라이선싱 하더라도 독점적 지위를 유지하기 위해 취하는 정책의 유무

(5) 라이센서와 라이센시 사이의 관계 (동종 업종의, 동종 영업 지역의 경쟁관계 여부 등)

(6) 라이선시의 특허 대상 상품/제품 매출이 기타 상품/제품 매출에 미칠 영향, 해당 특허기술의 기타 파급효과

(7) 특허권 존속기간 라이선스 계약조건

(8) 특허기술 사용 제품의 이익률, 상업적 성공 여부와 인지도

(9) 종래기술에 비하여 특허기술이 가지는 우월성

(10) 특허기술의 내용, 특허기술이 라이센서의 제품에 적용되는 경우 발생할 상업적 가치와 소비자가 누릴 부가가치

(11) 특허권 침해자가 특허를 이용한 정도

(12) 동일업종 또는 유사업종에서 특허침해가 이루어지는 경우 관행적으로 인정되는 로열티율

(13) 기타 다른 지식재산권과 비교해 볼 때 특허의 가치를 높일 수 있는 해당 특허만의 잠재적 수익성, 해당 특허로 인해 발생되는 생산공정의 효율화에 따른 잠재적 수익성

(14) 해당 분야 전문가의 의견 및 증언

(15) 특허권자와 침해자 간 합의금

조지아 퍼시픽 팩터를 살펴보면 결국 특허기술이 제품의 시장경쟁력에 미치는 요소들이 로열티율을 결정함에 있어 고려되는 요소들임을 알 수 있는데, 이외에도 양산을 위해 투입되어야 하는 자본의 정도, 생산설비에 투여되는 비용, 특허 포트폴리오, 권리범위로부터 회피설계 가능성 등에 대한 요소가 고려될 수 있다.

3. 업종평균 로열티

한편, 로열티율을 결정함에 있어 쉽게 고려될 수 있는 또 하나의 중요한 기준은 바로 업종 평균로열티율인데, 라이선싱의 경우 당사자 간의 내부적인 거래로 이루어지는 것이 일반적이기 때문에 모든 라이선싱에 대한 로열티 산정 데이터를 얻는 것은 어려우며 일반적으로 소송에 의해 법원에서 산정한 로열티 데이터를 통해 산업별 로열티 데이터를 얻을 수 있다. 다음은 Licensing Economics Review, Moorestown, New Jersey: AUS, December 2003에 게재된 Annual Review of Industry Royalty Rates 이다.

결국 로열티율은 특허기술이 제품이나 서비스에 반영된 정도 및 해당 제품의 시장경쟁력 강화에 미치는 정도에 따라 결정되는 것인데 이때 전제로서 중요한 것은 기술소유자가 자신의 권리를 협상테이블에서 얼마나 유연하게 주장할 수 있는가라고 볼 수 있다.

즉, 아무리 좋은 기술이라고 할지라도 양질의 특허로서 제대로 된 울타리를 쳐놓지 않았다면 제대로 된 로열티를 받는 것은 불가능하다는 점에서 적정 로열티를 산출함에 있어 특허의 중요성을 다시 한번 강조하고 싶다.